Arbitragem Internacional e Propriedade Intelectual (IP) Disputas

A arbitragem internacional é um método cada vez mais popular para a resolução de propriedade intelectual ("IP") disputas. Isso não é uma surpresa, considerando a crescente importância da propriedade intelectual para a prosperidade econômica, comércio internacional e lucros comerciais no mundo globalizado e digitalizado de hoje.

Tradicionalmente, As disputas de PI foram ouvidas principalmente por tribunais nacionais. Isso ocorre porque os direitos de PI estiveram historicamente ligados à ordem pública e à jurisdição exclusiva dos tribunais estaduais, o que levou a um equívoco comum de que as disputas de IP não eram “arbitrável”E só poderia ser resolvido pelos tribunais nacionais. A realidade é, Contudo, Isto hoje, a maioria das jurisdições reconhece disputas de PI como arbitráveis, com certas exceções e limitações, como qualquer outra disputa onde as partes podem dispor de seus direitos privados livremente.

O que são disputas de IP?

Disputas de PI são disputas que surgem em relação aos direitos de PI. A maioria das jurisdições prevê várias categorias diferentes de direitos de PI, mais comumente:

• patentes
• marcas registradas
• segredos comerciais
• nomes de domínio
• direito autoral

A Convenção que Estabelece a Organização Mundial de Propriedade Intelectual da 14 Julho 1967 (conforme alterado em 1979), Artigo 2(viii) define "direito de propriedade intelectual”Como direitos relativos a:

- literário, trabalhos artísticos e científicos,

- performances de artistas performáticos, fonogramas, e transmissões,

- invenções em todos os campos da atividade humana,

- descobertas científicas,

- desenhos industriais,

- marcas registradas, marcas de serviço, e nomes comerciais e designações,

- proteção contra concorrência desleal, e todos os demais direitos decorrentes da atividade intelectual no setor industrial, científico, campos literários ou artísticos.

Na prática, a maioria das disputas de IP surgem de infrações, validade e propriedade dos direitos de PI, ou uma quebra de contrato.[1] As reclamações de violação e quebra de contrato são consideradas arbitráveis ​​na maioria das jurisdições. Existem apenas algumas jurisdições, como a áfrica do sul, que proíbem a arbitragem de disputas de propriedade intelectual inteiramente.[2]

A maioria das disputas de PI são inerentemente de natureza internacional. adequadamente, arbitragem internacional, como um método privado e confidencial de resolução de disputas, oferece uma série de vantagens significativas para a resolução de disputas de IP, especialmente em casos com elementos transfronteiriços, envolvendo a aplicação de leis estrangeiras ou partes de várias jurisdições. O problema que freqüentemente surge, Contudo, é que certas questões relacionadas à PI são geralmente governadas e concedidas por Estados individuais, e diferentes sistemas jurídicos nacionais tratam as questões de arbitrabilidade de forma diferente, que é uma das questões mais controversas na arbitragem de PI.

Por que usar a arbitragem internacional para resolver disputas de IP?

A arbitragem internacional tem uma série de características inerentemente exclusivas que a tornam uma alternativa mais adequada para a resolução de disputas de PI em comparação com litígios judiciais. Os benefícios frequentemente citados da arbitragem internacional especificamente em relação a disputas de PI incluem:[3]

• Elemento Internacional - As disputas de PI freqüentemente contêm certos elementos transfronteiriços, por exemplo, envolvendo partes de diferentes jurisdições e / ou múltiplas leis substantivas. Por exemplo, um litígio de patente global pode envolver casos em vários tribunais em vários países diferentes, o que pode levar a um risco de resultados conflitantes e decisões potencialmente inconsistentes. Este problema pode ser facilmente resolvido submetendo uma disputa internacional à arbitragem.
• Experiência e conhecimento técnico dos árbitros - porque as disputas de IP são de natureza técnica, os julgadores devem, preferencialmente, ter conhecimento técnico e experiência no campo determinado. Um dos principais benefícios da arbitragem internacional é que as partes têm liberdade e flexibilidade para escolher um árbitro com conhecimento específico da área, que não precisa ser um ex-juiz ou advogado. Algumas instituições internacionais de arbitragem também fornecem painéis especificamente designados de árbitros especializados em disputas de PI (Vejo, p. ex., Neutros WIPO, Painel de árbitros do HKIAC para disputas de propriedade intelectual, Painéis de CPR de distintos neutros e Painel de Árbitros da SIAC para Disputas de Propriedade Intelectual).
• Consolidação de Processos - a arbitragem internacional também oferece a possibilidade de consolidação de múltiplos, procedimentos paralelos de PI em um único fórum. Isso tem se tornado cada vez mais a melhor prática no contexto de IP, especialmente em relação aos programas de licenciamento de IP e os chamados “Disputas SEP / FRAND" (Patentes essenciais padrão para licenças oferecidas na Feira, Termos razoáveis ​​e não discriminatórios).[4] As opções para a consolidação de vários processos ajudam a reduzir o risco de decisões potencialmente inconsistentes e contraditórias e podem reduzir o custo de resolução de litígios.
• Velocidade e Eficiência dos Processos Arbitrais - tipicamente, arbitragem internacional é considerada mais rápida em comparação com litígios judiciais, embora nem sempre seja o caso.[5] Outro benefício é que muitas instituições de arbitragem oferecem às partes a escolha de regras e procedimentos de arbitragem acelerados e de emergência, o que pode ser benéfico no contexto de IP.
• Urgência e medidas provisórias - outra grande vantagem da arbitragem internacional é a possibilidade de tribunais concederem medidas provisórias ou medidas cautelares, que é previsto na maioria das regras de arbitragem, mas não está disponível nos tribunais estaduais em certas jurisdições. Medidas provisórias ou medidas cautelares podem ser críticas em certas disputas de PI, por exemplo, para evitar a violação de um acordo de não divulgação, para preservar um segredo comercial, para proibir a violação de patente, ou para remover produtos infratores do mercado.[6]
• Flexibilidade de procedimentos e uso das tecnologias mais recentes - outra vantagem da arbitragem é que as partes podem adaptar a disputa às suas próprias necessidades - concordando com os prazos processuais, etapas processuais, descoberta / produção de documentos, etc. Isso é especialmente importante em tempos de crise, já que as partes podem, por exemplo, concordar em mudar o local das audiências para outro local ou optar por realizar audiências remotamente, virtualmente ou por teleconferência.
• Finalidade - as partes têm opções de recurso muito limitadas em arbitragem internacional, que é outra grande vantagem em comparação com o contencioso judicial.
• Confidencialidade - tipicamente, procedimentos de arbitragem e sentenças são de natureza confidencial, que é de particular importância para disputas de PI, considerando a natureza frequentemente sensível das questões em questão.
• Execução - o procedimento simplificado para o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras nos termos do Convenção sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras (a "Convenção de Nova York"), que pode ser prontamente aplicada em 168 Estados,[7] é uma das principais vantagens da arbitragem internacional. Um problema que pode surgir, Contudo, é que uma sentença arbitral relativa a um direito de PI específico pode não ser executável em todo o mundo, se a jurisdição em questão não considerar esse direito de PI como arbitrável.

A arbitrabilidade de disputas de IP

A arbitrabilidade das disputas de PI é uma das questões mais controversas na arbitragem de PI. "Arbitrabilidade", ou como certos comentaristas se referem a isso “arbitrabilidade objetiva",[8] determina se uma questão específica em disputa é passível de resolução por arbitragem ou se essa questão está reservada para determinação pelos tribunais nacionais ou outro fórum ao abrigo da lei jurisdicional relevante. Isso normalmente é determinado pela lei da sede ou pela lei da jurisdição onde a sentença provavelmente será executada.

Hoje, As disputas de IP são geralmente arbitráveis ​​na maioria das jurisdições, mesmo que o escopo e as limitações precisas do “arbitrabilidade"De certos direitos de PI ainda são um assunto de debate. As partes que preveem uma cláusula de arbitragem em seus contratos devem, portanto, ter cuidado ao garantir que os direitos de PI em questão sejam arbitráveis ​​de acordo com a lei aplicável, bem como a lei do Estado onde uma sentença arbitral pode precisar ser executada.

Jurisdições de direito consuetudinário e a arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual

Na maioria das jurisdições de common law, As disputas de IP são geralmente consideradas arbitráveis, com certas limitações:

Reino Unido – No Reino Unido, não há definição estatutária da arbitrabilidade de disputas no Lei de Arbitragem 1996. o Lei de Patentes do Reino Unido 1977 permite a arbitragem em circunstâncias muito limitadas.[9] A arbitrabilidade de disputas de PI também foi reconhecida judicialmente. As disputas relacionadas a direitos autorais e marcas registradas são totalmente arbitráveis ​​no Reino Unido.[10]

Estados Unidos – Os estatutos federais dos Estados Unidos estabelecem explicitamente que as partes podem concordar em arbitrar disputas de patentes, seja incluindo uma cláusula de arbitragem em um contrato entre eles que envolva uma patente, ou concordando em submeter uma disputa já existente à arbitragem.[11] Não existe um estatuto federal que preveja explicitamente a arbitragem de disputas de direitos autorais, Contudo, mesmo que nos EUA. os tribunais sustentaram que os direitos autorais são geralmente arbitráveis.[12] Nos E.U.A., não há lei federal que preveja arbitragem vinculativa de disputas de marcas registradas.[13]

Canadá -no Canadá, não há estatuto semelhante ao dos EUA. prever a arbitrabilidade de disputas de patentes, mesmo que uma sentença arbitral relativa a uma patente possa ser executada no Canadá.[14] Quando se trata de arbitrabilidade de disputas de direitos autorais, a Suprema Corte do Canadá decidiu, "As partes de uma convenção de arbitragem têm autonomia virtualmente irrestrita na identificação das controvérsias que podem ser objeto do procedimento arbitral",[15] que é um desenvolvimento significativo, confirmando a política pró-arbitragem do Canadá em relação a disputas de PI.[16]

Austrália - na Austrália, não há estatuto específico que preveja a arbitrabilidade de disputas de PI. Os tribunais australianos partem de uma premissa geral de que as disputas de PI são arbitráveis. Por exemplo, a Suprema Corte de New South Wales abordou a questão da arbitrabilidade das disputas de patentes em Larkden Pty Limited -v- Lloyd Energy Systems Pty Limited,[17] confirmando que os árbitros podem resolver disputas de IP, Contudo, não pode emitir determinações declarando direitos de PI das partes.[18]

Singapura - em Singapura, tem havido alguns desenvolvimentos interessantes em relação a disputas de PI recentemente. Em 2019, Singapura passou o Propriedade intelectual (Resolução de disputas) Aja, que alterou a Lei de Arbitragem de Cingapura e a Lei de Arbitragem Internacional e agora permite especificamente a arbitragem de disputas de PI, independentemente de um direito de IP ser uma questão central ou incidental. Este é um desenvolvimento significativo, fortalecendo a posição de Cingapura como um local de resolução de disputas para disputas de PI.

Hong Kong - como parte de seus esforços contínuos para se tornar um centro líder de arbitragem internacional, em 2017, Hong Kong emitiu um Arbitragem (Emenda) Portaria 2017, que esclarece que disputas sobre direitos de PI podem ser arbitradas e que não é contrário à política pública executar sentenças arbitrais envolvendo direitos de PI.

Jurisdições de Direito Civil e Arbitrabilidade de Disputas de PI

Em jurisdições de direito civil, As disputas de IP entre partes privadas são, em grande medida, considerado arbitrável. Este é particularmente o caso em arbitragens de PI envolvendo reivindicações e obrigações contratuais.

Certos problemas relacionados a IP, como, por exemplo, validade da patente, ainda são em grande parte trazidos aos tribunais nacionais e considerados não arbitráveis, principalmente porque uma patente é um direito que é concedido por um Estado a um detentor de patente e é considerado limitado a um assunto específico, território e tempo.[19]

A arbitrabilidade de disputas de PI em países de direito civil depende em grande parte da jurisdição em questão. Três tendências principais podem ser distinguidas, Contudo: [20]

• Jurisdições que expressamente permitem total arbitrabilidade de disputas de IP, incluindo violações de patentes, por exemplo, Suíça e Bélgica de um lado, e jurisdições que expressamente o proíbem, como a áfrica do sul, por outro lado;[21]
• Jurisdições que aceitam entre as partes prêmios ou decisões incidentais sobre a validade da patente, qual, Contudo, não tem um universal, justa causa efeito;
• Jurisdições onde não haja lei expressa sobre o assunto, então a arbitrabilidade é uma questão de debate.

Suíça é bem conhecido por sua postura de arbitragem liberal, já que as disputas de IP têm sido tradicionalmente consideradas arbitráveis. Isso é com base na Seção 177(1) do Direito Privado Internacional Suíço, que fornece uma definição muito ampla de “arbitrabilidade".[22] Os tribunais suíços têm interpretado regularmente este artigo para cobrir quaisquer reclamações com um “valor pecuniário para as partes", confirmando que isso incluía disputas relacionadas a IP.[23] As sentenças arbitrais sobre a validade da patente são reconhecidas e aplicadas pelo Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual, desde que tenham sido declarados executáveis ​​por um tribunal suíço.[24]

França, por outro lado, adotou uma abordagem mais restritiva para a arbitrabilidade de disputas de PI. Em 2008, Contudo, o Tribunal de Recurso de Paris aceitou a arbitrabilidade da validade da patente, contanto que tenha sido levantado como uma questão incidental em procedimentos de arbitragem.[25] Após esta decisão, França aprovou a Lei nº. 2011-525 em 2011, que altera a Lei de Propriedade Intelectual,[26] agora permitindo expressamente a arbitragem de disputas de IP.

Quais tipos de disputas de IP são normalmente resolvidas por arbitragem?

Na prática, As disputas relacionadas à PI geralmente incluem disputas sobre um acordo de licenciamento falido ou disputas nas quais o escopo dos usos permitidos torna-se contestado.[27] Eles também podem incluir disputas onde as partes estão colaborando em um desenvolvimento tecnológico conjunto, por exemplo. Os tipos mais comuns de disputas relacionadas a IP incluem:

• Disputas de patentes – estatísticas sugerem que 29% de todas as disputas na WIPO estão relacionadas a patentes.[28] As disputas de patentes podem ser arbitradas em dois cenários: primeiro, quando houver uma cláusula compromissória explícita prevista no contrato, por exemplo, quando uma disputa de patente surge de um contrato de licença de patente. As partes também podem desejar arbitrar uma disputa de patente contendo violação de patente e disputa de validade de patente, o que é possível se as partes concluírem um acordo de apresentação após o surgimento de uma disputa. O perigo com questões de validade de patente é que a maioria das jurisdições nacionais ainda prevê a jurisdição exclusiva dos tribunais nacionais ou escritórios de patentes. adequadamente, as partes devem ter cuidado, pois a arbitrabilidade de questões relacionadas a patentes pode ser excluída em certas jurisdições.
• Disputas de marcas registradas representam outra fonte importante de disputas de PI. De acordo com as estatísticas da WIPO, 21% de disputas tratadas pelo Centro de Arbitragem da WIPO são disputas de marca registrada.[29] Disputas de marcas registradas normalmente surgem de atribuições de marcas registradas, licenciamento, acordos de franquia e distribuição.[30]
• Disputas de direitos autorais são reconhecidos como arbitráveis ​​na grande maioria das jurisdições, ambos sob a lei civil e comum. As disputas de direitos autorais geralmente incluem todas as violações contratuais relacionadas a direitos autorais e disposições contratuais relacionadas a direitos autorais, tal como, por exemplo, licenciamento de software. De acordo com as estatísticas da WIPO, 16% de disputas registradas no Centro de Arbitragem e Mediação da WIPO são disputas de direitos autorais.[31]

Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (“OMPI“) oferece procedimentos especializados no Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI com foco em tecnologia e disputas de PI. O Centro de Arbitragem e Mediação da WIPO foi estabelecido em 1994 em Genebra, com a ideia de oferecer uma opção para a resolução de disputas comerciais internacionais entre particulares especificamente sob medida para disputas de PI. WIPO tem seu próprio conjunto de regras de procedimento, a Regras de Arbitragem da WIPO, a Regras de arbitragem acelerada da WIPO, e a Regras de mediação da WIPO, a versão mais recente efetiva a partir de 1 janeiro 2020.

A maioria das disputas de PI na WIPO surgem como resultado de cláusulas contratuais contendo uma convenção de arbitragem submetendo a disputa à WIPO. A WIPO também prevê uma cláusula modelo, que as partes podem prontamente incluir em seus contratos relacionados à PI:[32]

Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente de, fora de ou relacionado a este contrato e quaisquer alterações subsequentes deste contrato, Incluindo, sem limitação, sua formação, validade, efeito vinculativo, interpretação, atuação, violação ou rescisão, bem como reivindicações não contratuais, deve ser referido e finalmente determinado por arbitragem de acordo com as Regras de Arbitragem da WIPO. O tribunal arbitral será composto por [um único árbitro][três árbitros]. O local da arbitragem será [especificar lugar]. O idioma a ser utilizado no processo arbitral deve ser [especificar idioma]. A disputa, controvérsia ou reclamação será decidida de acordo com a lei de [especificar jurisdição].

Em alternativa, as partes também podem decidir submeter uma disputa à arbitragem após o surgimento de uma disputa. Isso pode ser feito assinando um denominado “contrato de submissão”Também conhecido como“comprometer", prever que uma disputa seja resolvida de acordo com as Regras de Arbitragem da WIPO. Um exemplo de tal acordo de submissão é fornecido pela WIPO:[33]

Nós, as partes abaixo assinadas, concorda que a seguinte disputa será encaminhada e finalmente determinada por arbitragem de acordo com as Regras de Arbitragem da WIPO:

[breve descrição da disputa]

O tribunal arbitral será composto por [um único árbitro][três árbitros]. O local da arbitragem será [especificar lugar]. O idioma a ser utilizado no processo arbitral deve ser [especificar idioma]. A disputa será decidida de acordo com a lei de [especificar jurisdição].

Conclusão

O número de disputas relacionadas a IP na WIPO, mas também outras instituições de arbitragem internacionais de renome, está continuamente em ascensão. Esta mudança evidente de litígio para arbitragem de disputas de PI é lógica e esperada - como disputas relacionadas à PI são inerentemente de natureza internacional, adequadamente, a arbitragem é considerada um método de resolução de disputas mais adequado e eficiente do que o litígio. A tendência deve continuar, com o aumento do número de disputas de PI, dada a importância da propriedade intelectual para a economia global.

• Nina Jankovic, Aceris Law LLC

[1] T. Leis, "Arbitragem de disputas de propriedade intelectual" (Touro ASA. 2/2019, p. 291).

[2] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 26.

[3] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, Introdução; Veja também Resolução alternativa de disputas da WIPO - economizando tempo e dinheiro em disputas de PI, disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html

[4] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 11. "SETEMBRO”Significa“ patentes essenciais padrão ”e“MARCA”Para justo, taxas razoáveis ​​e não discriminatórias.

[5] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, pp. 8-11.

[6] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 60.

[7] Vejo Estados contratantes, Convenção de Nova York, disponível em: https://www.newyorkconvention.org/countries

[8] Vejo M. UMA. Smith, M. custou, T. Amavam, R. Jarvis, M. Kochupilai, B. Leão, J.C.. Rasser, M. Sakamoto, UMA. arrogante, J. Ramo, “Arbitragem de violação de patente e questões de validade em todo o mundo”, Revista de Direito de Harvard & Tecnologia (Vol.. 1, 19, Não. 2, p. 305).

[9] Lei de Patentes do Reino Unido 1977, Seção 52-(5).

[10] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 29.

[11] 35 EUA. Seção 294(uma).

[12] empacotador, Inc. v. Valência Systems Inc., 2007 WL 707501, 82 U.S.P.Q.2d 1216; Boss Worldwide LLC v. Crabil WL 124805 (S.D.N.Y 2020).

[13] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 29.

[14] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 29.

[15] Desputeaux v. Edições Owl (1987) Inc., [2003] 1 SCR 178; Vejo então GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 30.

[16] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 30.

[17] Larkden Pty Limited v. Lloyd Energy Systems Pty Limited [2011] NSWSC 268.

[18] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, pp. 31-32.

[19] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, pp. 34-35.

[20] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, pp. 34-35.

[21] D. M. Vicente, “Arbitrabilidade de Disputas de Propriedade Intelectual: Uma Pesquisa Comparativa ”, Arbitragem Internacional (2015), pp. 155, 157.

[22] Vejo Direito Privado Internacional Suíço (tradução do inglês), disponível em: https://www.trans-lex.org/602000.

[23] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, pp. 35-36.

[24] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 36.

[25] Tribunal de Recurso de Paris, Bastante v. Sociedade Nacional de Ferrovias da Tunísia (SNCFT), 29 marcha 1991, Rev. Arb 1991, p. 478.

[26] Artigo L 615-17 da Lei de Propriedade Intelectual, conforme alterado pela Lei No. 2011-525.

[27] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 65.

[28] Resumo da carga de casos da OMPI Arbitragem da OMPI, Mediação, Casos de determinação de especialistas e solicitações de bons ofícios, disponível em: https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[29] Resumo da carga de casos da OMPI Arbitragem da OMPI, Mediação, Casos de determinação de especialistas e solicitações de bons ofícios, disponível em: https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[30] GAR, O Guia para Arbitragem de IP, Pesquisa de Direito Empresarial 2021, p. 139.

[31] Resumo da carga de casos da OMPI Arbitragem da OMPI, Mediação, Casos de determinação de especialistas e solicitações de bons ofícios, disponível em: https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[32] Vejo Cláusulas Contratuais e Acordos de Submissão Recomendados pela WIPO, disponível em: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/

[33] Vejo Cláusulas Contratuais e Acordos de Submissão Recomendados pela WIPO, disponível em: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/