Международный арбитраж и интеллектуальная собственность (IP) Споры

Международный арбитраж становится все более популярным методом разрешения проблем интеллектуальной собственности. («IP») споры. Это не удивительно, учитывая возрастающее значение интеллектуальной собственности для экономического процветания, международная торговля и коммерческая прибыль в современном глобализированном и цифровом мире.

по традиции, Споры в сфере интеллектуальной собственности рассматривались в основном национальными судами.. Это связано с тем, что права ИС исторически были связаны с государственной политикой и исключительной юрисдикцией государственных судов., что привело к распространенному заблуждению о том, что споры по ИС не были «подлежащий рассмотрению в арбитражном порядке"И может быть разрешено только национальными судами.. Реальность такова, Однако, что сегодня, большинство юрисдикций признают споры в сфере интеллектуальной собственности как арбитражные, с некоторыми исключениями и ограничениями, как и любой другой спор, в котором стороны могут свободно распоряжаться своими частными правами.

Что такое споры об интеллектуальной собственности?

Споры в области интеллектуальной собственности - это споры, возникающие в связи с правами интеллектуальной собственности.. В большинстве юрисдикций предусмотрено несколько различных категорий прав интеллектуальной собственности., Наиболее часто:

• патенты
• товарные знаки
• коммерческие секреты
• доменные имена
• авторское право

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 14 июль 1967 (с поправками в 1979), Статья 2(VIII) определяет «права интеллектуальной собственности”Как права, относящиеся к:

- литературный, художественные и научные работы,

- выступления артистов-исполнителей, фонограммы, и трансляции,

- изобретения во всех областях человеческой деятельности,

- научные открытия,

- промышленные образцы,

- товарные знаки, знаки обслуживания, и коммерческие наименования и обозначения,

- защита от недобросовестной конкуренции, и все другие права, вытекающие из интеллектуальной деятельности в промышленных, научный, литературные или художественные области.

На практике, большинство споров в области интеллектуальной собственности возникает из-за нарушений, действительность и владение правами интеллектуальной собственности, или нарушение контракта.[1] Нарушение и нарушение договорных требований считаются арбитражными в большинстве юрисдикций.. Есть всего несколько юрисдикций, например, Южная Африка, которые полностью запрещают арбитражное рассмотрение споров об интеллектуальной собственности.[2]

Большинство споров, связанных с интеллектуальной собственностью, носят международный характер.. Соответственно, международный арбитраж, как частный и конфиденциальный метод разрешения споров, предлагает ряд существенных преимуществ при разрешении споров в сфере интеллектуальной собственности, особенно в случаях с трансграничными элементами, с применением иностранных законов или сторон из нескольких юрисдикций. Проблема, которая часто возникает, Однако, заключается в том, что определенные вопросы, связанные с ИС, обычно регулируются и разрешаются отдельными государствами, и разные национальные правовые системы по-разному трактуют вопросы арбитрабильности, что является одним из самых спорных вопросов в IP-арбитраже.

Зачем использовать международный арбитраж для разрешения споров об интеллектуальной собственности?

Международный арбитраж обладает рядом уникальных особенностей, которые делают его более подходящей альтернативой для разрешения споров в области интеллектуальной собственности по сравнению с судебным разбирательством.. Часто упоминаемые преимущества международного арбитража, особенно в отношении споров об интеллектуальной собственности, включают::[3]

• Международный элемент - Споры в области интеллектуальной собственности часто содержат определенные трансграничные элементы, например, с участием сторон из разных юрисдикций и / или нескольких материальных норм. Например, глобальный патентный процесс может включать дела в нескольких судах в разных странах., что может привести к риску противоречивых результатов и потенциально непоследовательных решений. Эту проблему легко решить, передав международный спор в арбитраж..
• Экспертиза и технические знания арбитров - поскольку споры в сфере интеллектуальной собственности носят технический характер, судьи предпочтительно должны обладать техническими знаниями и опытом в данной области.. Одним из основных преимуществ международного арбитража является то, что стороны имеют свободу и гибкость в выборе арбитра со специальными знаниями в данной области., кому не обязательно быть бывшим судьей или адвокатом. Некоторые международные арбитражные учреждения также предоставляют специально назначенные группы арбитров, специализирующихся на спорах в области интеллектуальной собственности. (видеть, например, ВОИС нейтральные, Коллегия арбитров HKIAC по спорам, касающимся интеллектуальной собственности, Панели выдающихся нейтралов для СЛР и Коллегия арбитров SIAC по спорам, касающимся интеллектуальной собственности).
• Консолидация судебных разбирательств - международный арбитраж также предлагает возможность объединения нескольких, параллельные разбирательства по ИС в едином форуме. Это все чаще становится лучшей практикой в ​​контексте интеллектуальной собственности., особенно в отношении программ лицензирования ИС и так называемых «SEP / FRAND споры» (Стандартные основные патенты для лицензий, предлагаемых на ярмарке, Разумные и недискриминационные условия).[4] Варианты объединения нескольких судебных разбирательств помогают снизить риск потенциально непоследовательных и противоречивых решений и могут снизить стоимость разрешения споров..
• Скорость и эффективность арбитражного разбирательства - обычно, международный арбитраж считается более быстрым по сравнению с судебным разбирательством, хотя это может быть не всегда.[5] Еще одним преимуществом является то, что многие арбитражные учреждения предлагают сторонам выбор правил и процедур ускоренного и экстренного арбитража., что может быть полезно в контексте IP.
• Срочность и временные меры - еще одно важное преимущество международного арбитража - это возможность судами выносить временные меры или судебный запрет., что предусмотрено в большинстве арбитражных правил, но недоступен в государственных судах в определенных юрисдикциях. Временные меры или судебный запрет могут иметь решающее значение в некоторых спорах, связанных с интеллектуальной собственностью., например, для предотвращения нарушения соглашения о неразглашении, хранить коммерческую тайну, запретить нарушение патентных прав, или удалить с рынка контрафактные товары.[6]
• Гибкость процедур и использование новейших технологий - еще одно преимущество арбитража в том, что стороны могут адаптировать спор к своим потребностям - согласование процедурных сроков, процедурные шаги, открытие / производство документов, и т.д. Это особенно важно во время кризиса., поскольку стороны могут, например, согласиться перенести место проведения слушаний в другое место или выбрать проведение слушаний удаленно, виртуально или через телеконференцию.
• Окончательность - у сторон очень ограниченные возможности обжалования в международном арбитраже, что является еще одним важным преимуществом по сравнению с судебным разбирательством.
• конфиденциальность - обычно, арбитражное разбирательство и решения носят конфиденциальный характер, что имеет особое значение для споров об интеллектуальной собственности, учитывая зачастую деликатный характер рассматриваемых вопросов..
• правоприменение - упрощенный порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в соответствии с Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений («Нью-Йоркская конвенция»), которые могут быть легко реализованы в 168 состояния,[7] одно из главных преимуществ международного арбитража. Проблема, которая может возникнуть, Однако, заключается в том, что арбитражное решение, касающееся конкретного права интеллектуальной собственности, не может быть исполнено во всем мире, если соответствующая юрисдикция не рассматривает это право ИС как арбитражное.

Арбитрабельность споров об интеллектуальной собственности

Арбитрабельность споров в области интеллектуальной собственности - один из самых спорных вопросов в арбитраже в области интеллектуальной собственности.. «арбитража», или, как его называют некоторые комментаторы, «объективная арбитражность»,[8] определяет, подлежит ли конкретный спорный вопрос разрешению в арбитражном порядке или этот вопрос оставлен для решения национальными судами или другим форумом в соответствии с соответствующим юрисдикционным законодательством. Обычно это определяется либо законодательством страны местонахождения, либо законодательством юрисдикции, в которой решение, вероятно, будет приведено в исполнение..

Cегодня, В большинстве юрисдикций споры в области интеллектуальной собственности, как правило, разрешаются в арбитражном порядке., даже несмотря на то, что объем и точные ограничения «арбитражу»Некоторых прав интеллектуальной собственности все еще являются предметом дискуссий. Поэтому стороны, предусматривающие арбитражную оговорку в своих договорах, должны быть осторожны, чтобы убедиться, что рассматриваемые права ИС подлежат арбитражу в соответствии с применимым законодательством., а также право государства, в котором может потребоваться приведение в исполнение арбитражного решения..

Юрисдикции общего права и арбитрабельность споров в области интеллектуальной собственности

В большинстве юрисдикций общего права, Споры в области интеллектуальной собственности обычно считаются арбитражными, с определенными ограничениями:

Великобритания – в Соединенном Королевстве, нет законодательного определения арбитрабильности споров в Закон об арбитраже 1996. В Закон Великобритании о патентах 1977 допускает арбитраж в очень ограниченных обстоятельствах.[9] Арбитрабельность споров в области интеллектуальной собственности также признана в судебном порядке.. Споры, связанные с товарными знаками и авторскими правами, полностью разрешаются в арбитражном суде в Великобритании..[10]

Соединенные Штаты – Федеральные законы США прямо предусматривают, что стороны могут договариваться об арбитраже патентных споров., либо путем включения положения об арбитраже в договор между ними, который включает патент, или согласившись передать уже существующий спор в арбитраж.[11] Нет федерального закона, прямо предусматривающего арбитраж споров об авторских правах., Однако, хотя США. суды постановили, что авторские права, как правило, являются арбитражными.[12] В США., нет федерального закона, предусматривающего обязательный арбитраж споров о товарных знаках.[13]

Канада -в Канаде, нет аналогичного статута, как в США.. обеспечение арбитрабельности патентных споров, даже если арбитражное решение, касающееся патента, может быть исполнено в Канаде.[14] Что касается арбитрабельности споров об авторских правах, Верховный суд Канады постановил, «Стороны арбитражного соглашения обладают практически неограниченной автономией в определении споров, которые могут быть предметом арбитражного разбирательства.»,[15] что является важным событием, подтверждающим проарбитражную политику Канады в отношении споров в области интеллектуальной собственности..[16]

Австралия - в Австралии, нет специального закона, предусматривающего арбитрабельность споров в области интеллектуальной собственности. Австралийские суды исходят из общей предпосылки, что споры в области интеллектуальной собственности подлежат арбитражу.. Например, Верховный суд Нового Южного Уэльса рассмотрел вопрос об арбитрабельности патентных споров в Ларкден Пти Лимитед -v- Ллойд Энерджи Системс Пти Лимитед,[17] подтверждение того, что арбитры могут разрешать споры в области интеллектуальной собственности, Однако, не может выдавать определения, декларирующие права интеллектуальной собственности сторон.[18]

Сингапур - в сингапуре, в последнее время произошли некоторые интересные изменения в отношении споров об интеллектуальной собственности. В 2019, Сингапур прошел Интеллектуальная собственность (Разрешение спора) акт, который внес поправки в Закон об арбитраже Сингапура и Закон о международном арбитраже и теперь конкретно разрешает арбитраж споров в области интеллектуальной собственности., независимо от того, является ли право ИС центральным или второстепенным вопросом. Это значительное развитие, укрепление позиций Сингапура как места разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности.

Гонконг - в рамках постоянных усилий, направленных на то, чтобы стать ведущим центром международного арбитража, в 2017, Гонконг издал арбитраж (Поправка) Постановление 2017, в котором разъясняется, что споры по правам ИС могут быть разрешены в арбитраже и что приведение в исполнение арбитражных решений, связанных с правами ИС, не противоречит государственной политике..

Гражданско-правовая юрисдикция и арбитрабельность споров в области интеллектуальной собственности

В юрисдикциях гражданского права, Споры в сфере интеллектуальной собственности между частными лицами, в значительной степени, считается арбитражным. Это особенно характерно для арбитражных разбирательств по ИС, связанных с договорными требованиями и обязательствами..

Определенные проблемы, связанные с IP, такие как, например, действие патента, по-прежнему в основном передаются в национальные суды и считаются неарбитрабильными, главным образом потому, что патент - это право, которое государство предоставляет патентообладателю и считается ограниченным конкретным предметом, территория и время.[19]

Арбитрабность споров в области интеллектуальной собственности в странах гражданского права во многом зависит от рассматриваемой юрисдикции.. Можно выделить три основные тенденции, Однако: [20]

• Юрисдикции, которые прямо допускают полную арбитрабельность споров в области интеллектуальной собственности, включая патентные нарушения, например, Швейцария и Бельгия с одной стороны, и юрисдикции, которые прямо запрещают это, например, Южная Африка, с другой стороны;[21]
• Юрисдикции, которые принимают между партиями награды или случайные решения о действительности патента, который, Однако, нет универсального, Res judicata эффект;
• Юрисдикции, в которых нет четкого закона по данному вопросу, так что арбитрабельность - это предмет споров.

Швейцария хорошо известен своей либеральной арбитражной позицией, поскольку споры в области ИС традиционно считались арбитражными. Это на основании раздела 177(1) швейцарского международного частного права, который дает очень широкое определение «арбитражу».[22] Швейцарские суды регулярно толковали эту статью, чтобы покрыть любые иски со знаком «денежное вознаграждение для сторон», подтверждая, что это включало споры, связанные с интеллектуальной собственностью.[23] Арбитражные решения относительно действительности патентов признаются и исполняются Швейцарским федеральным институтом интеллектуальной собственности., при условии, что они были объявлены подлежащими исполнению швейцарским судом.[24]

Франция, с другой стороны, принял более ограничительный подход к арбитрабельности споров в сфере интеллектуальной собственности. В 2008, Однако, Апелляционный суд Парижа признал арбитрабельность действия патента, до тех пор, пока он был поднят как случайный вопрос в арбитражном разбирательстве.[25] После этого решения, Франция приняла Закон №. 2011-525 в 2011, внесение поправок в Закон об интеллектуальной собственности,[26] теперь прямо разрешено арбитражное разбирательство споров в сфере интеллектуальной собственности.

Какие типы споров об интеллектуальной собственности обычно разрешаются в арбитраже?

На практике, Споры, связанные с интеллектуальной собственностью, обычно включают споры из-за неудавшегося лицензионного соглашения или споры, в которых оспаривается объем разрешенного использования..[27] Они также могут включать споры, в которых стороны сотрудничают в совместном технологическом развитии., например. Наиболее распространенные типы споров, связанных с интеллектуальной собственностью, включают::

• Патентные споры – статистика показывает, что 29% всех споров в ВОИС касаются патентов.[28] Патентные споры могут рассматриваться в арбитраже по двум сценариям: первый, когда в контракте предусмотрена явная арбитражная оговорка, например, когда патентный спор возникает из патентного лицензионного соглашения. Стороны также могут пожелать разрешить патентный спор, связанный с нарушением патентных прав и спор о действительности патента., что возможно, если стороны заключают договор подачи после возникновения спора. Опасность вопросов действительности патентов заключается в том, что в большинстве национальных юрисдикций по-прежнему предусмотрена исключительная юрисдикция национальных судов или патентных ведомств.. Соответственно, сторонам следует проявлять осторожность, поскольку арбитрабельность патентных вопросов может быть исключена в некоторых юрисдикциях..
• Споры по товарным знакам представляют собой еще один важный источник споров в сфере интеллектуальной собственности. По статистике ВОИС, 21% споров, рассматриваемых Арбитражным центром ВОИС, являются споры о товарных знаках.[29] Споры по товарным знакам обычно возникают из-за уступки прав на товарные знаки., лицензирование, договоры франчайзинга и дистрибуции.[30]
• Споры об авторских правах признаны арбитражными в подавляющем большинстве юрисдикций, как по гражданскому, так и по общему праву. Споры об авторском праве обычно включают все нарушения договорных прав, связанных с авторским правом, и договорные соглашения, связанные с авторским правом., такие как, например, лицензирование программного обеспечения. По статистике ВОИС, 16% споров, зарегистрированных в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству, являются спорами об авторском праве.[31]

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству

Всемирная организация интеллектуальной собственности (“ВОИС“) предлагает специализированные процедуры в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству, ориентированные на споры в области технологий и интеллектуальной собственности. Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству был создан в 1994 в женеве, с идеей предложить вариант разрешения международных коммерческих споров между частными сторонами, специально предназначенный для споров в области интеллектуальной собственности. ВОИС имеет собственный набор процедурных правил., то Арбитражный регламент ВОИС, то Регламент ускоренного арбитража ВОИС, и Правила ВОИС о посредничестве, самая последняя версия, действующая на 1 январь 2020.

Большинство споров в области ИС в ВОИС возникает в результате договорных положений, содержащих арбитражное соглашение, передающее спор в ВОИС.. ВОИС также предусматривает типовую оговорку., которые стороны могут легко включить в свои контракты, связанные с интеллектуальной собственностью:[32]

Любой спор, разногласия или претензии, возникающие в связи с, вне или в связи с этим контрактом и любыми последующими поправками к этому контракту, в том числе, без ограничений, его формирование, срок действия, связывающий эффект, интерпретация, представление, нарушение или прекращение действия, а также внедоговорные претензии, передаются и окончательно решаются арбитражем в соответствии с Арбитражным регламентом ВОИС.. Арбитражный суд состоит из: [единственный арбитр][три арбитра]. Место арбитража: [указать место]. Язык, который будет использоваться в арбитражном разбирательстве, должен быть [указать язык]. Спор, разногласия или претензии разрешаются в соответствии с законом [указать юрисдикцию].

В альтернативе, стороны также могут принять решение о передаче спора в арбитраж после возникновения спора. Это можно сделать, подписав так называемый «соглашение о предоставлении"Также известный как"компромисс», обеспечение разрешения спора в соответствии с Арбитражным регламентом ВОИС. Пример одного из таких соглашений о подаче документов предоставлен ВОИС.:[33]

Мы, нижеподписавшиеся стороны, настоящим соглашаемся, что следующий спор будет передан и окончательно разрешен арбитражем в соответствии с Арбитражным регламентом ВОИС:

[краткое описание спора]

Арбитражный суд состоит из: [единственный арбитр][три арбитра]. Место арбитража: [указать место]. Язык, который будет использоваться в арбитражном разбирательстве, должен быть [указать язык]. Спор разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации. [указать юрисдикцию].

Заключение

Количество споров, связанных с интеллектуальной собственностью, в ВОИС, но и другие авторитетные международные арбитражные учреждения, постоянно растет. Этот очевидный переход от судебного разбирательства к арбитражу споров в области ИС является логичным и ожидаемым, поскольку споры, связанные с ИС, по своей природе имеют международный характер., соответственно, арбитраж считается более подходящим и эффективным методом разрешения споров, чем судебный процесс. Ожидается, что тенденция сохранится, с увеличением количества споров в области интеллектуальной собственности, учитывая важность интеллектуальной собственности для мировой экономики.

• Нина Янкович, Aceris Law LLC

[1] Т. Леглер, «Арбитраж споров об интеллектуальной собственности» (АСА Бык. 2/2019, п. 291).

[2] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 26.

[3] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, Введение; смотрите также Альтернативное разрешение споров ВОИС - экономия времени и денег в спорах, связанных с интеллектуальной собственностью, можно купить в: HTTPS://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html

[4] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 11. «СЕН»Означает« основные стандартные патенты »и«БРЕНД”По справедливости, разумные и недискриминационные ставки.

[5] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, стр. 8-11.

[6] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 60.

[7] Видеть Договаривающиеся государства, Нью-Йоркская конвенция, можно купить в: https://www.newyorkconvention.org/countries

[8] Видеть М. А. Смит, М. стоимость, Т. Любил, р. Джарвис, М. Кочупиллай, В. Леон, Дж.К.. Рассер, М. Сакамото, А. Шонесси, Дж. Ветка, «Арбитраж по вопросам нарушения патентных прав и действительности во всем мире», Гарвардский юридический журнал & Технологии (том. 1, 19, нет. 2, п. 305).

[9] Закон Великобритании о патентах 1977, Раздел 52-(5).

[10] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 29.

[11] 35 USC. Раздел 294(а).

[12] Пакетер, ООО. v. Валенсия Системы Инк., 2007 WL 707501, 82 USPQ.2d 1216; Boss Worldwide LLC v. Крабилл WL 124805 (С.Д.Н.Й. 2020).

[13] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 29.

[14] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 29.

[15] Деспюто против. Совы редакции (1987) вкл., [2003] 1 СКВ 178; видеть так ГАР, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 30.

[16] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 30.

[17] Ларкден Пти Лимитед v. Ллойд Энерджи Системс Пти Лимитед [2011] NSWSC 268.

[18] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, стр. 31-32.

[19] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, стр. 34-35.

[20] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, стр. 34-35.

[21] Д. М. Висенте, «Арбитрабельность споров об интеллектуальной собственности.: Сравнительный обзор », Арбитраж Международный (2015), стр. 155, 157.

[22] Видеть Швейцарское международное частное право (английский перевод), можно купить в: https://www.trans-lex.org/602000.

[23] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, стр. 35-36.

[24] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 36.

[25] Апелляционный суд Парижа, Довольно v. Национальное общество тунисских железных дорог (СНЦФТ), 29 Март 1991, оборот. миллиард 1991, п. 478.

[26] Статья L 615-17 Закона об интеллектуальной собственности, с изменениями, внесенными Законом №. 2011-525.

[27] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 65.

[28] Краткое изложение рабочей нагрузки ВОИС Арбитраж ВОИС, посредничество, Дела о заключении экспертизы и запросы на добрые услуги, можно купить в: HTTPS://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[29] Краткое изложение рабочей нагрузки ВОИС Арбитраж ВОИС, посредничество, Дела о заключении экспертизы и запросы на добрые услуги, можно купить в: HTTPS://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[30] GAR, Руководство по IP-арбитражу, Юридические бизнес-исследования 2021, п. 139.

[31] Краткое изложение рабочей нагрузки ВОИС Арбитраж ВОИС, посредничество, Дела о заключении экспертизы и запросы на добрые услуги, можно купить в: HTTPS://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[32] Видеть Рекомендуемые ВОИС договорные положения и соглашения о подаче документов, можно купить в: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/

[33] Видеть Рекомендуемые ВОИС договорные положения и соглашения о подаче документов, можно купить в: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/