Міжнародний арбітраж та інтелектуальна власність (IP) Спори

Міжнародний арбітраж стає все більш популярним методом вирішення питань інтелектуальної власності ("IP") суперечки. Це не дивно, враховуючи зростаюче значення інтелектуальної власності для економічного процвітання, міжнародна торгівля та комерційний прибуток у сучасному глобалізованому та оцифрованому світі.

Традиційно, Суперечки щодо ІВ розглядались переважно національними судами. Це пояснюється тим, що права інтелектуальної власності історично були пов’язані з державною політикою та виключною юрисдикцією державних судів, що призвело до загальної помилки, що суперечки щодо ІВ несвавільний”І може бути вирішена лише національними судами. Реальність така, проте, що сьогодні, більшість юрисдикцій визнають суперечки щодо ІВ як арбітражні, за певними винятками та обмеженнями, як і будь-який інший спір, коли сторони можуть вільно розпоряджатися своїми приватними правами.

Що таке IP-суперечки?

Суперечки щодо ІВ - це суперечки, що виникають стосовно прав інтелектуальної власності. Більшість юрисдикцій передбачають кілька різних категорій прав інтелектуальної власності, найчастіше:

• патенти
• торгові марки
• комерційна таємниця
• доменні імена
• авторські права

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності Російської Федерації 14 Липень 1967 (із змінами, внесеними до 1979), Стаття 2(viii) визначає "право інтелектуальної власності”Як права, що стосуються:

- літературний, художні та наукові праці,

- виступи артистів-виконавців, фонограми, та трансляції,

- винаходи у всіх сферах людської діяльності,

- наукові відкриття,

- промислові зразки,

- торгові марки, знаки обслуговування, та комерційні назви та позначення,

- захист від недобросовісної конкуренції, та всі інші права, що є результатом інтелектуальної діяльності у промисловості, науковий, літературні чи художні галузі.

На практиці, більшість суперечок щодо ІВ виникають через порушення, дійсність та право власності на права ІВ, або порушення договору.[1] У більшості юрисдикцій порушення та порушення контрактних вимог вважаються досяжними. Є лише кілька юрисдикцій, таких як Південна Африка, які повністю забороняють арбітраж спорів щодо інтелектуальної власності.[2]

Більшість суперечок щодо ІВ носять міжнародний характер. Відповідно, міжнародний арбітраж, як приватний та конфіденційний метод вирішення спорів, пропонує ряд суттєвих переваг для вирішення спорів щодо ІВ, особливо у випадках з транскордонними елементами, залучення іноземних законів або сторін з різних юрисдикцій. Проблема, яка часто виникає, проте, полягає в тому, що певні питання, пов’язані з ІВ, зазвичай регулюються та надаються окремими державами, і різні національні правові системи по-різному ставляться до питань арбітражності, що є одним із найбільш суперечливих питань арбітражу ІВ.

Навіщо використовувати міжнародний арбітраж для вирішення спорів щодо ІВ?

Міжнародний арбітраж має низку унікальних за своєю суттю особливостей, які роблять його більш придатною альтернативою для вирішення спорів в галузі інтелектуальної власності порівняно із судовим спором. Серед переваг міжнародного арбітражу, що часто цитуються, зокрема щодо суперечок щодо ІВ:[3]

• Міжнародний елемент - Суперечки щодо ІВ часто містять певні транскордонні елементи, наприклад, залучення сторін з різних юрисдикцій та / або численних матеріальних законів. Наприклад, глобальний судовий процес може включати справи в декількох судах кількох різних країн, що може призвести до ризику суперечливих результатів та потенційно непослідовних рішень. Цю проблему можна легко вирішити, передавши міжнародний спір на арбітраж.
• Експертиза та технічні знання арбітрів - оскільки суперечки щодо ІС мають технічний характер, судді, бажано, мати технічні знання та досвід у даній галузі. Однією з головних переваг міжнародного арбітражу є те, що сторони мають свободу та гнучкість у виборі арбітра з конкретними знаннями в цій галузі, якому не потрібно бути колишнім суддею або адвокатом. Деякі міжнародні арбітражні установи також передбачають спеціально призначені колегії арбітрів, що спеціалізуються на суперечках в галузі інтелектуальної власності (подивитися, наприклад, Нейтрали ВОІВ, Панель арбітрів HKIAC з питань інтелектуальної власності, Панелі CPR видатних нейтралів і Група арбітрів SIAC з питань інтелектуальної власності).
• Консолідація провадження - міжнародний арбітраж також пропонує можливість об'єднання декількох, паралельне провадження у сфері ІВ на одному форумі. Це все частіше стає найкращою практикою в контексті ІВ, особливо щодо програм ліцензування ІВ та так званих “Суперечки у вересні / вересні" (Стандартні основні патенти на ліцензії, що пропонуються на Fair, Розумні та недискримінаційні умови).[4] Варіанти консолідації кількох проваджень допомагають зменшити ризик потенційно суперечливих і суперечливих рішень і можуть зменшити витрати на вирішення спорів.
• Швидкість та ефективність арбітражного провадження - типово, міжнародний арбітраж вважається швидшим порівняно із судовим спором, хоча це може бути не завжди так.[5] Ще однією перевагою є те, що багато арбітражні установи пропонують сторонам можливість вибору прискорених та екстрених арбітражних правил та процедур, що може бути корисним в контексті ІВ.
• Невідкладність та тимчасові заходи - ще однією головною перевагою міжнародного арбітражу є можливість трибуналів надати тимчасові заходи або судовий наказ, що передбачено більшістю арбітражних правил, але недоступні перед судами штатів у певних юрисдикціях. Попередні заходи або запобіжні заходи можуть мати вирішальне значення у певних суперечках щодо ІВ, наприклад, для запобігання порушенню угоди про нерозголошення інформації, для збереження комерційної таємниці, вимагати порушення патенту, або вивести з ринку товари, що порушують право.[6]
• Процедурна гнучкість та використання новітніх технологій - ще однією перевагою арбітражу є те, що сторони можуть адаптувати спір до власних потреб - узгоджуючи процедурні строки, процесуальні кроки, виявлення / виготовлення документів, тощо. Це особливо важливо під час кризи, оскільки сторони можуть, наприклад, погодитися перенести місце слухання в інше місце або вибрати проведення слухань віддалено, віртуально або за допомогою телеконференції.
• Остаточність - Сторони мають дуже обмежені можливості апеляції в міжнародному арбітражі, що є ще однією головною перевагою порівняно із судовим спором.
• Конфіденційність - типово, арбітражне провадження та рішення носять конфіденційний характер, що є особливо важливим для суперечок щодо ІВ, враховуючи часто делікатний характер питань.
• Виконання - спрощена процедура визнання та виконання іноземних арбітражних рішень відповідно до Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень ("Нью-Йоркська конвенція"), що може бути легко застосовано в 168 Штати,[7] є однією з головних переваг міжнародного арбітражу. Проблема, яка може виникнути, проте, полягає в тому, що рішення арбітражу щодо конкретного права інтелектуальної власності може не виконуватися скрізь у світі, якщо юрисдикція, про яку йде мова, не розглядає це право ІВ як арбітражне.

Арбітражність ІС-спорів

Арбітрабельність суперечок щодо ІВ - одне з найбільш суперечливих питань арбітражу ІВ. "Арбітражність", або як посилаються на це деякі коментатори “об'єктивна арбітражність",[8] визначає, чи можна вирішити конкретне спірне питання в арбітражі, чи це питання зарезервовано для вирішення національними судами чи іншим форумом відповідно до відповідного юрисдикційного законодавства. Це, як правило, визначається законом штаб-квартири або законом юрисдикції, де, найімовірніше, буде виконано рішення.

Сьогодні, Спори щодо ІВ, як правило, підлягають арбітражу в більшості юрисдикцій, навіть якщо обсяг і точні обмеженняарбітражність”Деяких прав інтелектуальної власності все ще є предметом дискусій. Отже, сторони, що передбачають арбітражне застереження у своїх контрактах, повинні бути обережними, переконуючись, що ці права на ІВ є досяжними відповідно до чинного законодавства, а також законодавство держави, де може бути необхідним виконання арбітражного рішення.

Юрисдикції загального права та арбітражність спорів щодо інтелектуальної власності

У більшості юрисдикцій загального права, Спори щодо ІВ, як правило, вважаються арбітражними, з певними обмеженнями:

Об'єднане Королівство – у Великобританії, відсутнє законодавче визначення арбітражності суперечок у Акт про арбітраж 1996. The Закон про патенти Великобританії 1977 допускає арбітраж за дуже обмежених обставин.[9] Арбітражність спорів щодо ІВ також визнана в судовому порядку. У Сполученому Королівстві суперечки щодо торгових марок та авторських прав повністю підлягають розгляду.[10]

Об'єднує держави – Федеральний статут США прямо передбачає, що сторони можуть домовитись про арбітраж патентних суперечок, або шляхом включення арбітражного положення в договір між ними, який передбачає патент, або погодившись подати вже існуючий спір на арбітраж.[11] Не існує федерального закону, який прямо передбачає арбітраж суперечок щодо авторських прав, проте, хоча США. суди визнали, що авторські права, як правило, є арбітражними.[12] В США., також не існує федерального закону, який передбачає обов'язковий арбітраж суперечок щодо торговельних марок.[13]

Канада -в Канаді, немає подібного статуту, як в США. забезпечення арбітражності патентних суперечок, навіть якщо арбітражне рішення, що стосується патенту, може бути виконане в Канаді.[14] Коли справа стосується арбітражності суперечок щодо авторських прав, постановив Верховний суд Канади, "Сторони арбітражної угоди мають практично необмежену самостійність у визначенні суперечок, які можуть бути предметом арбітражного провадження",[15] що є значним розвитком, що підтверджує проаналізаційну політику Канади щодо суперечок у сфері ІВ.[16]

Австралія - в Австралії, немає конкретного статуту, що передбачає арбітражність суперечок щодо ІВ. Австралійські суди виходять із загальної передумови, що суперечки щодо ІВ є арбітражними. Наприклад, Верховний суд Нового Південного Уельсу розглянув питання про арбітражність патентних спорів у Росії Larkden Pty Limited -v- Lloyd Energy Systems Pty Limited,[17] підтвердження того, що арбітри можуть вирішувати спори щодо інтелектуальної власності, проте, не може видавати рішення, що декларують права ІВ сторін.[18]

Сінгапур - в Сінгапурі, Останнім часом відбулися певні цікаві події щодо суперечок щодо ІВ. В 2019, Сінгапур пройшов Інтелектуальна власність (Вирішення суперечки) Акт, яка внесла зміни до Сінгапурського арбітражного закону та Міжнародного арбітражного закону і тепер спеціально дозволяє арбітраж спорів щодо ІВ, незалежно від того, чи є право інтелектуальної власності центральним чи випадковим питанням. Це значний розвиток подій, зміцнення позицій Сінгапуру як місця вирішення суперечок у сфері ІВ.

Гонконг - як частина його постійних зусиль стати провідним центром міжнародного арбітражу, в 2017, Гонконг видав Арбітраж (Поправка) Постанова 2017, що пояснює, що суперечки щодо прав інтелектуальної власності можуть бути арбітражними і що це не суперечить державній політиці щодо забезпечення виконання арбітражних рішень, що стосуються прав інтелектуальної власності.

Цивільно-правові юрисдикції та арбітражність спорів щодо ІВ

У цивільно-правових юрисдикціях, Суперечки щодо ІВ між приватними сторонами є, значною мірою, вважається сварливою. Особливо це стосується арбітражів ІВ, що стосуються договірних вимог та зобов’язань.

Деякі проблеми, пов'язані з ІР, такі як, наприклад, термін дії патенту, досі в основному передаються до національних судів і вважаються не підлягаючими арбітражу, головним чином тому, що патент - це право, яке держава надає власнику патенту і вважається обмеженим конкретним предметом, території та часу.[19]

Арбітрабельність спорів щодо ІВ у країнах цивільного права значною мірою залежить від юрисдикції, про яку йдеться. Можна виділити три основні тенденції, проте: [20]

• Юрисдикції, які прямо дозволяють повний арбітраж спорів щодо ІВ, включаючи порушення патентів, наприклад, Швейцарія та Бельгія з одного боку, та юрисдикції, які прямо це забороняють, таких як Південна Африка, з іншого боку;[21]
• Юрисдикції, які приймають між партіями нагороди або випадкові рішення щодо дії патенту, котрий, проте, не мають універсального, просто тому що ефект;
• Юрисдикції, коли немає чіткого закону з цього питання, отже, арбітрабельність є предметом дискусії.

Швейцарія добре відомий своєю ліберальною арбітражною позицією, оскільки спори щодо ІВ традиційно вважаються арбітражними. Це відбувається на підставі Розділу 177(1) швейцарського міжнародного приватного права, що передбачає дуже широке визначення поняття "арбітражність".[22] Швейцарські суди регулярно тлумачать цю статтю, щоб покрити будь-які позови "грошова вартість для сторін", підтверджуючи, що сюди входили суперечки, пов’язані з ІС.[23] Арбітражні рішення щодо дійсності патентів визнаються та виконуються Федеральним інститутом інтелектуальної власності Швейцарії, за умови, що швейцарський суд оголосив їх правозастосовними.[24]

Франція, з іншого боку, прийняв більш обмежувальний підхід до арбітражності суперечок щодо ІВ. В 2008, проте, Паризький апеляційний суд прийняв арбітражність чинності патенту, доки це було порушено як випадкове питання в арбітражному провадженні.[25] Після цього рішення, Франція прийняла Закон No. 2011-525 в 2011, внесення змін до Закону про інтелектуальну власність,[26] тепер явно допускає арбітраж суперечок щодо ІВ.

Які типи спорів щодо ІС зазвичай вирішуються арбітражем?

На практиці, Суперечки, пов'язані з ІВ, як правило, включають суперечки щодо невдалої ліцензійної угоди або суперечки, в яких обсяг дозволеного використання стає оскаржуваним.[27] Вони можуть також включати суперечки, коли сторони співпрацюють у спільному технологічному розвитку, наприклад. Найбільш поширені типи суперечок, пов’язаних з ІС, включають:

• Патентні суперечки – статистика свідчить про це 29% всіх суперечок у ВОІВ стосуються патентів.[28] Патентні суперечки можна розглядати за двома сценаріями: спочатку, коли в контракті передбачено явне арбітражне застереження, наприклад, коли патентний спір виникає з патентної ліцензійної угоди. Сторони можуть також бажати арбітражу патентного суперечки, що містить суперечку щодо порушення патенту та патентної чинності, що можливо, якщо сторони укладуть угоду про подання після виникнення суперечки. Проблема, пов'язана з питаннями дії патенту, полягає в тому, що більшість національних юрисдикцій все ще передбачають виключну юрисдикцію національних судів або патентних відомств. Відповідно, сторони повинні бути обережними, оскільки у певних юрисдикціях арбітражність патентних питань може бути виключена.
• Суперечки щодо товарних знаків представляють інше основне джерело суперечок щодо ІВ. Згідно зі статистикою ВОІВ, 21% суперечки, що розглядаються Арбітражним центром ВОІВ, є суперечками щодо торгових марок.[29] Суперечки щодо торговельних марок, як правило, виникають із присвоєння торговельних марок, ліцензування, угоди про франчайзинг та дистрибуцію.[30]
• Суперечки щодо авторських прав визнані арбітражними в переважній більшості юрисдикцій, як за цивільним, так і за загальним правом. Суперечки щодо авторських прав, як правило, включають усі порушення договору, пов'язані з авторським правом, та договірні угоди, пов'язані з авторським правом, як от, наприклад, ліцензування програмного забезпечення. Згідно зі статистикою ВОІВ, 16% суперечки, зареєстровані в Центрі арбітражу та посередництва ВОІВ, є суперечками щодо авторських прав.[31]

Центр арбітражу та посередництва ВОІВ

Всесвітня організація інтелектуальної власності (“ВОІВ“) пропонує спеціалізовані процедури в Центрі арбітражу та посередництва ВОІВ, орієнтовані на суперечки щодо технологій та ІВ. Центр арбітражу та посередництва ВОІВ був створений в 1994 в Женеві, з ідеєю запропонувати можливість вирішення міжнародних комерційних суперечок між приватними сторонами, спеціально пристосованими до суперечок щодо ІВ. ВОІВ має власний набір процедурних правил, то Правила арбітражу ВОІВ, то Правила прискореного арбітражу ВОІВ, і Правила медіації ВОІВ, остання версія, яка набула чинності з 1 Січень 2020.

Більшість суперечок щодо ІВ у ВОІВ виникають в результаті контрактних положень, що містять арбітражну угоду, що передає спір до ВОІВ. ВОІВ також передбачає типову статтю, які сторони можуть легко включити у свої контракти, пов'язані з ІВ:[32]

Будь-яка суперечка, суперечка або позов, що виникають під, виходу з цього контракту чи відношення до нього та будь-яких подальших змін до цього контракту, в тому числі, без обмежень, його формування, термін дії, зв’язуючий ефект, інтерпретація, продуктивність, порушення або припинення, а також позадоговірні вимоги, будуть посилатися і остаточно визначатись арбітражем відповідно до Арбітражних правил ВОІВ. Третейський суд складається з [єдиний арбітр][три арбітри]. Місце арбітражу повинно бути [вказати місце]. Мова, якою слід користуватися в арбітражному порядку, повинна бути [вкажіть мову]. Суперечка, суперечка або позов вирішуються відповідно до законодавства РФ [вказати юрисдикцію].

В альтернативному варіанті, сторони також можуть вирішити подати спір на арбітраж після виникнення суперечки. Це можна зробити, підписавши так званий “договір про подання"Також відомий як"компроміс", передбачає врегулювання спору відповідно до Арбітражних правил ВОІВ. Приклад однієї такої угоди про подання надає ВОІВ:[33]

Ми, нижчепідписані сторони, цим погоджуємось, що наступний спір буде переданий і остаточно визначений арбітражем відповідно до Арбітражних правил ВОІВ:

[короткий опис суперечки]

Третейський суд складається з [єдиний арбітр][три арбітри]. Місце арбітражу повинно бути [вказати місце]. Мова, якою слід користуватися в арбітражному порядку, повинна бути [вкажіть мову]. Спір вирішується відповідно до законодавства Російської Федерації [вказати юрисдикцію].

Висновок

Кількість суперечок, пов’язаних з ІС, у ВОІВ, а також інших авторитетних міжнародних арбітражних установ, постійно зростає. Цей очевидний перехід від судового процесу до арбітражу суперечок щодо ІВ є логічним та очікуваним - оскільки суперечки, пов’язані з ІВ, за своєю суттю мають міжнародний характер, відповідно, арбітраж вважається більш придатним та ефективним методом вирішення спорів, ніж судовий розгляд. Очікується, що тенденція збережеться, із збільшенням кількості суперечок щодо ІВ, враховуючи важливість інтелектуальної власності для світової економіки.

• Ніна Янкович, Aceris Law LLC

[1] Т. Леглер, "Арбітраж спорів щодо інтелектуальної власності" (ASA Bull. 2/2019, с. 291).

[2] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 26.

[3] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, Вступ; Дивись також Альтернативне врегулювання суперечок ВОІВ - економія часу та грошей на суперечки щодо ІВ, доступний за адресою: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html

[4] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 11. "ВЕРЕСЕНЬ"Означає" стандартні основні патенти "та"ФРАНДІЯ”Справедливо, розумні та недискримінаційні ставки.

[5] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, пп. 8-11.

[6] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 60.

[7] Подивитися Договірні держави, Нью-Йоркська конвенція, доступний за адресою: https://www.newyorkconvention.org/countries

[8] Подивитися М. А. Сміт, М. Кусте, Т. Коханий, Р. Джарвіс, М. Кочуппілай, Б. Леон, J.C.. Рассер, М. Сакамото, А. Шонесі, Дж. Відділення, «Арбітраж щодо порушення патентів та питань дійсності у всьому світі», Гарвардський юридичний журнал & Технологія (Вип. 1, 19, Ні. 2, с. 305).

[9] Закон про патенти Великобританії 1977, Розділ 52-(5).

[10] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 29.

[11] 35 США. Розділ 294(а).

[12] Пакетир, Inc. v. Valencia Systems Inc., 2007 WL 707501, 82 U.S.P.Q.2d 1216; Boss Worldwide LLC v. Кребіл WL 124805 (S.D.N.Y 2020).

[13] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 29.

[14] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 29.

[15] Деспюто проти. Видання сови (1987) вкл., [2003] 1 SCR 178; подивитися так ГАР, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 30.

[16] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 30.

[17] Larkden Pty Limited v. Lloyd Energy Systems Pty Limited [2011] NSWSC 268.

[18] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, пп. 31-32.

[19] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, пп. 34-35.

[20] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, пп. 34-35.

[21] д. М. Вісенте, «Арбітражність спорів щодо інтелектуальної власності: Порівняльне опитування ", Арбітражний Міжнародний (2015), пп. 155, 157.

[22] Подивитися Швейцарське міжнародне приватне право (Англійський переклад), доступний за адресою: https://www.trans-lex.org/602000.

[23] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, пп. 35-36.

[24] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 36.

[25] Апеляційний суд Парижа, Цілком v. Національне товариство залізниць Тунісу (SNCFT), 29 Березень 1991, Об. Арб 1991, с. 478.

[26] Стаття L 615-17 Закону про інтелектуальну власність, із змінами, внесеними згідно із Законом No. 2011-525.

[27] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 65.

[28] Підсумок справи ВОІВ Арбітраж ВОІВ, Медіація, Випадки детермінації експертів та запити про добрі офіси, доступний за адресою: https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[29] Підсумок справи ВОІВ Арбітраж ВОІВ, Медіація, Випадки детермінації експертів та запити про добрі офіси, доступний за адресою: https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[30] GAR, Посібник з арбітражу ІР, Юридичний бізнес-дослідження 2021, с. 139.

[31] Підсумок справи ВОІВ Арбітраж ВОІВ, Медіація, Випадки детермінації експертів та запити про добрі офіси, доступний за адресою: https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

[32] Подивитися Рекомендовані ВОІВ пункти контракту та угоди про подання, доступний за адресою: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/

[33] Подивитися Рекомендовані ВОІВ пункти контракту та угоди про подання, доступний за адресою: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/